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NOM DE DOMAINE ET MARQUE POSTERIEURE- Juin 2014

Un nom de domaine constitue une antériorité opposable à une marque postérieure.


Selon les dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;

e) Aux droits d'auteur ;

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. »



Cet article liste les droits antérieurs auxquels un signe ne doit pas porter atteinte pour pouvoir être adopté à titre de marque. L’adverbe « notamment » sous-entend que cette liste n’est pas exhaustive et que d’autres droits antérieurs peuvent constituer des antériorités opposables.

La jurisprudence a ainsi intégré les noms de domaine à cette liste. Il est donc possible de demander l'annulation d’une marque postérieure sur la base d’un nom de domaine antérieur en engageant une action en nullité devant le Tribunal de Grande Instance compétent.

Le Tribunal de grande instance de Paris a eu l’occasion de rappeler ce principe dans un jugement du 17 janvier 2014 en affirmant ʺ qu’un nom de domaine peut faire partie, bien que n’étant pas cité expressément dans l’énumération de l’article L. 711-4 susvisé, des antériorités opposables à celui qui dépose une marque, encore faut-il qu’il ait donné lieu, outre les formalités d’immatriculation ou d’hébergement, à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet ʺ.

En l’espèce, le nom de domaine mazaldiamond.com n’était pas exploité et n’a pu donc être valablement opposé à la marque MAZAL, déposée postérieurement à la date de réservation du nom de domaine.

Il ressort de cette décision que, si un nom de domaine peut constituer une cause d'annulation d'une marque postérieure, encore faut-il que le site Internet en question soit exploité.

L’opposabilité d’un nom de domaine au dépôt d’une marque postérieure est donc soumise à certaines conditions, que la jurisprudence est venue préciser.

Il est indispensable que le nom de domaine soit distinctif au regard de l’activité présentée sur le site Internet pour pouvoir être opposé à une marque postérieure désignant des produits ou services identiques ou similaires à cette activité.

De plus, outre l’exploitation effective du nom de domaine au travers d'un site Internet actif, il convient de démontrer le risque de confusion que peut entraîner dans l’esprit du public la coexistence du nom de domaine et de la marque.

Par ailleurs, pour être valablement opposé à une marque française, il faut démontrer que le nom de domaine est exploité en France.

Les tribunaux utilisent ainsi la méthode du « faisceau d’indices » pour vérifier que le public français est bien visé par l’offre proposée sur le site Internet (vérification de la langue utilisée sur le site, prix en euros, accessibilité depuis la France, etc.



Enfin, rappelons que si un nom de domaine ne peut servir de base à une procédure d’opposition administrative devant l’INPI (pour s’opposer à une marque postérieure), tel n’est pas le cas devant l’OHMI.

En effet, l’article 8, § 4 du Règlement sur la marque communautaire permet de fonder une opposition sur un nom de domaine exploité.

Selon cet article, une opposition peut être basée sur un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale.

Aussi est-il important de ne pas sous-estimer la valeur juridique et stratégique de vos noms de domaine.

Si un nom de domaine est un précieux outil de communication et d’identification de l’entreprise, c’est également aujourd’hui un actif immatériel essentiel qu’il convient de ne pas négliger.

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à toute question à ce sujet.

 
  


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