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MARQUE COMMUNAUTAIRE - OPPOSITION DEVANT L’OHMI– Juin 2014
La procédure d’opposition devant l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) permet d’obtenir rapidement le rejet d’une demande d’enregistrement de marque communautaire identique ou similaire à un droit antérieur (marque, dénomination sociale etc.).

Cette procédure permet d'agir avant même qu'une marque ne soit enregistrée. Elle suppose donc une surveillance des dépôts d'autant que la prescription de cette action est très courte.

En effet, l’opposition doit être formée dans un délai de trois mois à partir de la date de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin des marques communautaires.

Il appartient donc aux titulaires de droits antérieurs de surveiller la publication des demandes de marques communautaires afin d’être rapidement alerté en cas de dépôts de marques pouvant être gênants et ainsi pouvoir engager une procédure d’opposition à temps.

La procédure d’opposition contre une demande de marque communautaire est définie par l’article 41 du Règlement sur la marque communautaire.

Notons que cette procédure est ouverte à des titulaires de droits plus nombreux qu’auprès de l’INPI.

En effet, l'opposition peut être fondée sur :

• un enregistrement de marque communautaire ou une demande de marque communautaire ;

• un enregistrement de marque nationale ou une demande de marque nationale dans un Etat membre de l’Union Européenne (UE) ;

• un enregistrement de marque internationale ayant effet dans un Etat membre ou dans l’UE ;

• une marque notoirement connue dans un Etat membre au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris.

• une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ex : une dénomination sociale ou encore une enseigne ou un nom de domaine, à condition que leur portée ne soit pas seulement locale.

Une seule opposition peut être formée sur la base de plusieurs droits antérieurs. Toutefois, l’OHMI se réserve la possibilité, lors de l’examen, de sélectionner le droit sur lequel il prendra sa décision.

L’acte d’opposition contre une marque communautaire doit être présenté par écrit.

Après avoir vérifié que l’acte d’opposition est recevable, l’Office envoie aux deux parties une notification fixant les délais de la procédure.

La procédure commence par une période durant laquelle les parties peuvent négocier un accord, période dite de « cooling off » et au cours de laquelle, les parties ont la possibilité de mettre un terme à la procédure sans encourir de frais supplémentaires.

En outre, si l'accord trouvé repose sur la limitation de la liste de produits et services de la marque communautaire à ceux non visés par l'opposition ou est dû au retrait de la marque communautaire, l'Office rembourse la taxe d'opposition à l'opposant.

Ce délai de réflexion expire deux mois après la notification de la recevabilité de l’opposition.

Il peut être prorogé jusqu’à 24 mois sur demande conjointe des parties, avant l’expiration dudit délai. Néanmoins, chaque partie peut, de façon unilatérale, sortir de la période de réflexion à tout moment en informant l’OHMI, auquel cas la phase contradictoire de l’opposition débutera immédiatement.

L’expiration du délai de réflexion marque l’ouverture de la phase contradictoire de la procédure.

L’opposant dispose alors de deux mois pour compléter son dossier. Il peut soumettre les faits, arguments et preuves qu’il juge nécessaires à l’appui de l’opposition.

Puis le demandeur de la marque communautaire dispose à son tour de deux mois pour présenter des observations en réponse. L’opposant pourra ensuite contester ces observations.  

L’Office peut cependant accepter et/ou demander d’autres échanges d’observations.

La phase contradictoire de la procédure arrive à son terme lorsque l’Office informe les parties que plus aucun échange d’observations n’est permis. L’instruction est alors terminée et la division d’opposition peut rendre une décision sur l’opposition.

Précisons que cette procédure a été conçue pour se dérouler essentiellement par écrit, elle n'exige pas la présence en personne des parties, sauf si une procédure orale s'avère indispensable.

Comme en matière d’opposition auprès de l’INPI, le titulaire de la demande d’enregistrement communautaire contre laquelle l’opposition est formée peut demander à l’opposant des preuves de l’exploitation de sa marque si la marque sur laquelle est basée l’opposition est enregistrée depuis plus de cinq ans.

L’opposant doit alors fournir des preuves d’usage de sa marque dans un délai imparti par l’Office.

Selon l’OHMI, un usage sérieux dans l’Union Européenne suppose que la marque soit exploitée sur une partie substantielle du territoire sur lequel elle est protégée en étant utilisée à titre de marque.

A la différence de l’INPI, l’OHMI a compétence pour apprécier en détail le caractère sérieux de l’usage invoqué.

Ainsi, si aucune preuve n’est produite, ou si l’OHMI considère que la preuve est insuffisante, l’opposition est automatiquement rejetée.

La division de l’opposition de l’OHMI rend une décision afin de clôturer la procédure :

- si l’opposition n’est pas fondée, l’OHMI rend une décision de rejet ;

- si la demande de marque communautaire est partiellement rejetée et qu’il n’existe aucune autre opposition pendante, il est procédé à l’enregistrement partiel de la marque ;

- si la demande de marque communautaire est totalement rejetée, celle-ci peut être transformée en demande(s) nationale(s) ou internationale(s) dans tout Etat membre de l’UE de son choix autre que ceux dans lesquels l’opposant a des droits antérieurs. Cette « transformation » permet de conserver la date de dépôt de la marque communautaire avec, le cas échéant, sa date de priorité.

La décision de la division d’opposition peut faire l’objet d’un recours par l’une ou l’autre des parties. Le recours est alors porté devant les chambres de recours de l’OHMI. L’acte de recours doit être déposé par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision statuant sur l’opposition.

Une fois la décision de la Chambre de Recours rendue, un recours peut encore être porté devant le Tribunal de première instance de l’Union européenne (TPIUE), et en dernier ressort devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

Les procédures d’opposition (devant l’OHMI pour les marques communautaires ou devant l’INPI pour les marques françaises) sont des actions peu onéreuses et efficaces permettant d’obtenir rapidement le rejet d’une demande d’enregistrement de marque postérieure.

Compte tenu des délais relativement courts pour engager une procédure d’opposition, il est important de mettre en place une surveillance active de vos marques.

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire
   


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